專利分析與布局是本公眾號的主題,公眾號去年陸續(xù)發(fā)布過怎樣做好專利檢索、怎樣做好專利分析、企業(yè)常用的十八種專利檢索分析報告等幾篇文章,這些文章重點闡述檢索分析的主要關鍵點,很多讀者發(fā)信息希望了解更詳細的內(nèi)容。因此,今年在做熱點案例分析的同時,分專題講述每種專利分析的相關策略。
在企業(yè)常用的十八種專利分析中,關注者比較多的是專利無效檢索分析,但專利無效檢索分析策略的內(nèi)容實在太多,因此本公眾號準備分11期介紹,每期盡量以案例的形式介紹一種策略。
專利無效檢索分析的重要性不言而喻,無論是專利訴訟、專利許可轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購專利價值評估等都會涉及到專利無效的檢索分析。
在專利無效與訴訟中,無效檢索分析決定著相關程序的走向,訴訟的引起和僵持很多時候也是因為專利無效的檢索分析不能一劍封喉。企業(yè)在準備訴訟的時候,一般會對自己的專利穩(wěn)定性有基本的評估,然后對侵權(quán)者進行警告與訴訟。若被訴方在收到警告函和起訴書的初期,能夠出具一份足以影響對方專利穩(wěn)定性的無效分析報告,起訴方也會據(jù)此進行評估,當對方的無效分析的力度超過自己的估計時,在自知勝算不大或者專利極有可能被無效的情況下,一般也會主動撤訴或者選擇和解。因此,高質(zhì)量的專利無效檢索報告是對專利警告函和起訴書最好的回應。
在許可談判中,無效檢索分析報告是最有價值的砝碼,一紙勝萬言,無聲勝有聲,任何鏗鏘犀利的評論都沒有一份直指對方專利弱點的無效檢索分析報告有力。
在企業(yè)并購與專利評估中,再精妙繁復的價值計算公式,再漂亮的市場數(shù)據(jù),在一份直接挑戰(zhàn)相關專利新穎性的無效分析報告之前都“檣櫓灰飛煙滅”。
但做好專利無效的檢索分析并非易事,專利無效的檢索分析相比其他類型的檢索分析更為精細,無效檢索針對的是已經(jīng)授權(quán)的專利,很多專利在多個國家獲得授權(quán),這些專利在授權(quán)前已經(jīng)經(jīng)過各國審查員的多番檢索,而很多專利在遞交之前內(nèi)部也是經(jīng)過大量檢索分析的。
若專利無效檢索分析僅是對審查員檢索結(jié)果的重復或者等效替換,無疑收效甚微,因為你容易找到的,他人在申請與審查時也同樣容易找到,因此,無效檢索必須要非一般的策略,不能落入之前檢索的窠臼,要跳出現(xiàn)有文獻的藩籬。
專利無效檢索分析是個系統(tǒng)的工程,甚至是長期的漸進的過程。
首先,要對專利無效的商業(yè)用途要有全面和系統(tǒng)的理解:
無效的用途不同,檢索的策略也會有所差別,比如遞交給復審委和遞交給權(quán)利人的無效檢索分析報告就有差別,如果你的商業(yè)目的是繼續(xù)銷售產(chǎn)品,不想專利被無效讓其他競爭對手也進入,最好的辦法是有一份符合權(quán)利人口味的無效分析報告。在很多情況下,你認為能夠無效掉對方專利的對比文件,對方若不認可,最終還是要走到法庭上的,雖然最后的專利可能被無效了,你的市場也受到了威脅,鷸蚌相爭,漁翁得利。
另外在針對許可、價值評估等不同目的無效檢索分析中,檢索分析的內(nèi)容和側(cè)重點也都千差萬別,這需要無效檢索人員對整個案件或者商業(yè)爭端有全面和系統(tǒng)的理解。
其次,要對數(shù)據(jù)極端敏感:
與其他大部分的專利檢索分析都局限于專利數(shù)據(jù)不同,無效檢索的覆蓋面要大得多,筆者曾經(jīng)隨機分析過一百件美國被無效的專利,其中超過一半都是被非專利文獻無效的。論文、宣傳手冊、會議紀要、甚至視頻廣告都能成為關鍵的證據(jù),但如何能想到利用這些數(shù)據(jù)就是問題,有些數(shù)據(jù)甚至是非數(shù)字化的,比如非常早期的日文文獻等,相關書籍等,要找到這些數(shù)據(jù),必須有敏銳的數(shù)據(jù)嗅覺。例如對于醫(yī)學類的專利,比其他機械類電子類的專利更容易在非專利文獻中找到對比文件,這時候檢索分析人員就要更加注重非專利文獻的檢索;標準必要專利的對比文件常出現(xiàn)在各種會議記錄中,若對相關的數(shù)據(jù)不敏感,甚至不能找到相關數(shù)據(jù)的入口,更別說最終找到關鍵的證據(jù)了。
第三,對技術(shù)脈絡的清晰把握:
在很多情況下,無效的關鍵文件可能是你不容易想到的,比如無效一個新一代視頻編解碼專利的關鍵證據(jù)可能就在一個很早期的電子產(chǎn)品說明書中,但若對相關的技術(shù)脈絡不了解,是不可找到的。為了能清晰說明這個問題,舉個簡單的例子,假定要無效的專利是1813年申請的現(xiàn)代足球,主要技術(shù)方案是一種由五邊形構(gòu)成外殼,內(nèi)部密封充,具有彈性的運動器材。最理想的對比文件是一千多年前的蹴鞠,由五邊形構(gòu)成外殼,內(nèi)部設置有充氣的動物膀胱,彈跳作為運動器材。檢索人員若對足球技術(shù)脈絡沒有清晰的理解,就無法想到蹴鞠和足球之間的關聯(lián),也就不可能順藤摸瓜找到最重要的證據(jù)。
第四,新穎性創(chuàng)造性的深刻理解:
專利無效的難點很多時候是在對比文件的識別上,若對相關的專利的新穎性和創(chuàng)造性的本質(zhì)不能深刻理解,有可能要找的證據(jù)就在眼前,卻熟視無睹,或者對比文件稍微做了形式的修改就認不出來。假定要無效的專利的主要內(nèi)容是凳子,用左邊的對比文件的椅子能否無效,什么樣的椅子才可以破壞凳子的新穎性,這需要對專利法有深刻理解,否則檢索時一看專利審查時的對比文件都是凳子,也會跳到凳子的圈子里不能自拔,要知道具有可折疊或者可拆卸靠背的椅子是能無效凳子專利的關鍵證據(jù)。
可見,專利無效檢索分析是個系統(tǒng)的工程,需要對技術(shù)、法律的深刻理解,對數(shù)據(jù)的靈敏嗅覺,對具體的商業(yè)策略有系統(tǒng)的了解。當然無效分析也需要一般的檢索技巧和數(shù)據(jù)要求,不再贅述,此為序,后續(xù)以案例形式逐一分析專利無效檢索的十大策略。
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